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注册商标与外观设计专利竞合侵权责任研究
李东海
摘 要：
由于知识产权客体的虚拟占有的属性，一物多权、一物多主的现象在知识产权领域并不鲜见。目前关于知识产权这一特性的论述还对集中于权利重叠与权利冲突领域。对于在一物多权的前提下的侵权责任承担问题则少有问津。事实上，知识产权侵权责任的竞合是知识产权权利重叠与权利冲突的必然结果。那么如何在知识产权权利重叠与权利冲突的基础上解决知识产权侵权责任的竞合问题，则是在实务中需要解决的问题。
本文以注册商标与外观设计专利侵权责任竞合为出发点，分析了二者产生责任竞合的原因、竞合的表现形式，结合有关责任竞合以及请求权竞合的理论，借鉴世界其他国家的有关立法，对目前我国注册商标与外观设计专利竞合侵权责任的规制进行了分析。
关键词：责任竞合
请求权竞合 惩罚性赔偿
一、注册商标与外观设计专利权利保护范围的重叠是产生注册商标与外观设计专利侵权责任竞合的原因
《商标法》第八条规定：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。
《中华人民共和国专利法实施细则 》第二条 第三款规定：专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
应该说外观设计专利的目的主要使为了让产品更加具有美感，从而使产品更加畅销；商标的作用是为了便于消费者在选购商品是识别其生产者[i]；二者的作用和目的并不相同。
外观设计专利保护的是产品的美学价值，而不是功能特性。外观设计专利与商标的权利重叠主要在于他们都关心有用物的非功能性特性[ii]。但是由于外观设计专利权和商标权都属于工业产权，外观设计的保护对象含有形状、图案以及色彩与形状、图案的结合；商标保护的对象则可以是图形，可以是平面的，也可以是立体的商标，因此外观设计与商标之间存在许多交叉的机会，在实践中，经常会发生权利重叠与权利冲突[iii]。例如，有的商标是外观设计图案中的一部分，或者外观设计图案中含有类似商标的图案等。
从理论上说，商标和外观设计这两者应当是互不交叉的两个权利领域，商标和外观设计是商品或产品的不同侧面，各自有其展现的轨道，应当在各自领域内平行发展。但实践中，商标和外观设计均使用在商品的外包装上，当表现为平面的外观设计没有商标法律所禁止注册的内容时，如没有表现商品通用的名称、图形、商品的主要功能、用途、原料等内容时，则外观设计可以被核准进行商标注册，即外观设计专利在一定条件下可以是注册商标；同理注册商标在一定条件下也可以同时获得外观设计专利的保护。在美国，非功能性的外观设计只要具有内在识别性或通过使用获得第二含义，就可以获得商标注册[iv]。在我国，同一客体被分别申请外观设计专利和注册商标的事件也不少见。当同一客体的外观设计和商标出现在同一商品上时，消费者无从分辨该商标（外观设计）是产品的商标还是外观设计，尤其在商标为立体商标的情况下，这种混淆往往是无从避免的。如著名的“可口可乐”的玻璃瓶，其既拥有外观设计专利权，也拥有立体商标的注册专用权。因此，当同一个商品中的商标权和外观设计专利属于不同权利人时，商标权与外观设计专利权就会产生重叠，并进而在商业活动中产生冲突。如果同一个商品中的商标权和外观设计专利属于同一权利人，第三人的同一侵权行为则有可能同时侵犯了权利人的两项权利，在这种情况下，该第三人的责任承担形式如何则正是本文研究的重点所在。
二、注册商标与外观设计专利权利责任竞合的表现形式
相互独立的权利之间内容存在重叠，无论是消极性的权利内容，还是积极性的权利内容，最终都将表现为从不同角度确立的法律权利，为实现不同立法目的，法律以基本相同的形式行使保护同一特定客体的职能[v]。
外观设计专利权与商标权的侵权责任竞合表现为作为同一权利客体的文字、图案或者形状上同时存在外观设计专利权与注册商标专用权，由干权利人之外的行为人，未经权利人许可，在商品上商业性使用相同或者相似的文字、图形或者形状，从而违反了《专利法》以及《商标法》中关于保护外观设计专利与商标权的相关规定。该行为从客观方面分析构成侵犯注册商标专用权，也同时构成了侵犯外观设计专利权。从而引起了侵犯注册商标专用权和外观设计专利权的责任竞合。
如果外观设计专利权与商标权分属不同的权利人，按照通行的知识产权权利冲突的理论，一种情况下二者为不相容的权利，实质上只有一个权利，即在先取得的权利，侵权行为人只需就其侵权行为承担一个不利的法律后果即可。在二者部分重叠并不绝对抵触的情况下，世界各国一般通过法律或司法实践对于权利人的权利范围进行限制，以避免外观设计专利权与商标权的侵权责任竞合。
在外观设计专利权与商标权属于同一权利人的情况下，如何确定侵权行为人的责任就比较复杂了。在这里要首先明确的是侵权行为人的同一行为同时侵犯了权利人注册商标专用权和外观设计专利权。那么接下来的问题是，侵权行为人应当按照《商标法》有关规定承担侵犯商标权的法律责任？还是应当按照《专利法》的有关规定承担侵犯专利权的法律责任？是只承担一种侵权责任还是两种侵权责任？要解决这个问题，实质上就是要研究在知识产权模式下的责任竞合问题。
三、法律责任竞合与请求权竞合
法律责任的竞合是指因某种法律事实的出现，导致两种或两种以上的法律责任的产生，这些法律责任之间相互冲突的现象。其特点有以下四个方面：
（一）数个法律责任主体具有同一性；
（二）责任主体只实施了一个行为，而不是多个行为；
（三）该行为符合两个及其以上法律责任构成要件；
（四）数个法律责任之间，既无吸收关系也无并存关系，相互冲突。
法律责任竞合的原因在于法律规范的竞合，同一行为被不同法律规范所调整，从而产生数种法律责任。法律责任竞合导致双重乃至多重请求权的存在。
我国学者在讨论责任竞合问题时,既有用责任竞合概念的,也有用请求权竞合概念的。但是多认为在一般情形下,
责任竞合与请求权竞合具有共同的内容。认为责任竞合是从不法行为人(债务人)角度观察而产生的概念,请求权竞合是从受害人(债权人)角度观察而产生的概念,所以责任竞合与请求权竞合是同一问题的两个不同的方面[vi]。
所谓请求权竞合，是指一个自然事实，符合多个法律构成要件，从而产生多个请求权，而这些请求权的目的只有一个[vii]。请求权竞合，主要是因同一事件所产生的复数的请求权之间的竞合。在请求权竞合的情况下，经常存在着多个，但是相互独立的请求权，他们在内容上完全相同或者相互重叠[viii]。之所以发生竞合，是因为这些请求权的目的相同。如果目的不同，则不构成竞合，而是可以同时存在，也有人称之为并合。
由于违法行为的具体形态是不以立法者的意志为转移的。因此，解决责任竞合问题，显然不能以从法律上加以禁止为办法。责任竞合是法律无法消除的，作为一种正常的法律现象，立法上应当对其予以承认。所以，面对责任竞合，我们并不需要考察竞合存在的合理性，而是要决定：在责任竞合的情况下，法律应当怎样对当事人选择请求权加以规制，因为，允许违法行为的受害人选择请求权，在理论上产生一系列复杂的问题：权利人在竞合之诉中是具有两个请求权还是一个请求权？如果是两个，其中一个实现后，另一个还能否被行使？
考察大陆法系，德国早期萨克森民法草案,曾在第149条规定:“同一原因而发生的数请求,其获得之目的相同者,其一请求权获得满足时,其余请求消灭。倘数竞合的请求,其目的之实现或请求之实行,范围各不相同者,数请求得以不同之请求方法,前后为实行。”但是这个草案未获实行,因此这一方案也就未能形成为立法[ix]。在请求权竞合问题的处理上,传统学理有两种观点,一是法律竞合论，一是请求权竞合论。
在德国普通法时代，请求权竞合说已成为德国民法学理上的的通说。在德国民法典制定之后，更为多数学说和判例所采用[x]。
在学理上,我国大陆学者并没有如德国、日本或者我国台湾地区学者那样,对请求权竞合问题给予较多的关注,也少有就请求权竞合的几种理论展开讨论的。从学者们的观点来看,我国学理一般都采请求权竞合说[xi]。
四、侵犯注册商标专用权与侵犯外观设计专利权的民事责任
停止侵权和赔偿损失是知识产权侵权纠纷的核心和关键，是权利之争的根本利益所在，而停止侵权应是赔偿损失的前提。在诉讼中，侵权人往往是将物上请求、认定权利归属、停止侵权等与债权请求——即损害赔偿一并提出。侵犯注册商标专用权与侵犯外观设计专利权的民事责任也不例外，但是，由于本文的前提限于侵权行为人的同一行为同时侵犯了同一权利人同时拥有的商标权和专利权的前提，所以，一个停止侵权的请求即可满足权利人保护自己权利不受继续侵害的要求，无论该请求是基于商标权还是外观设计专利权。因此，本文着力于从损害赔偿的角度来分析侵犯注册商标专用权与侵犯外观设计专利权的责任竞合问题。
损害赔偿的性质历来有惩罚性与补偿性之争，目前学术界的通说认为由于民事主体的平等地位，一方民事主体无权制裁另一方民事主体，所以损害赔偿最基本、最主要的性质是补偿受害人的损失[xii]。
事实上，大陆法系现代意义上的侵权行为法起源于公元前三十世纪罗马法上著名的阿奎利亚法，经过后来很多法学家的解释，逐渐发展形成了现在的侵权行为法体系[xiii]。最初罗马法关于私犯的处理就明显带有惩罚的性质[xiv]。
具体到知识产权侵权责任问题的处理上，是不是一定要严格坚持"平等者之间无惩罚"这一传统的原则？如果答案是肯定的，我们可能就会坚持补偿性的原则；或者是不是也可以考虑另外一种形式，在某些问题上出于一种特殊的考虑而引入一些具有惩罚性功能的民事责任形式。
从世界各国的知识产权立法状况分析，目前多数国家都将损害赔偿作为侵犯知识产权的重要的救济手段。而从赔偿的性质来看，多将损害赔偿规定为补偿性质，而只有少数国家如美国所规定的损害赔偿既具有补偿性，也具有惩罚性[xv]。
在多数国家知识产权法当中，当同一权利主体享有的多重知识产权时，针对某一特定侵权人诉讼时，权利人只可以选择主张其多重请求权之一。而这种选择并不妨碍权利人在对另一特定侵权人诉讼时，选择主张自己的另一权利。同时，权利人主张某一请求权而不能获得胜诉时，权利人可以以同一客体就对方侵犯其其他知识产权提起诉讼，并进而胜诉[xvi]。
我国知识产权损害赔偿的规定也是以补偿为原则，只有在无法确定权利人的损失或者侵权人的获利时，通过法定赔偿来对权利人的权利进行弥补。《中华人民共和国专利法修订草案》（征求意见稿）将原来50万元以下的法定赔偿提高为人民币
5000 元以上、100 万元以下的赔偿数额[xvii]。虽然这一条款尚未发生法律效力，但是对比现行《专利法》《商标法》有关法律法规，《草案》明显提高了侵权行为人对其侵权行为应承担的赔偿数额。加重了侵犯知识产权行为法律上的可非难性。而且就法定赔偿的性质而言，其着眼点并不在于对权利人的补偿，而是对于侵权行为的法律上的责难。可以说，这里的法定赔偿就其性质而言可视为对于侵权行为的一种惩罚。适用法定赔偿并不以权利人的实际损失为前提。在“即发侵权”的情况下，权利人的损失尚未实际发生又何来补偿一说。此外，在界定赔偿额时，允许法院以合理的专利许可使用费的倍数来确定赔偿数额。此一规定则明显带有惩罚的性质。
综合上述分析，笔者以为，在侵犯注册商标专用权和外观设计专利权的责任竞合中，应当以弥补权利人的实际损害为原则，以法定赔偿为补充。只是法定赔偿的性质应为惩罚性而非补偿性。在权利人而言，应当享有在两个请求权之间进行选择的权利，在一个请求权的行使遭遇障碍时，应当允许权利人行使另外的请求权以弥补自己的损失，惩戒侵权行为。
在前述一般的竞合处理原则的基础上，笔者以为，是不是可以考虑在知识产权领域引入一些有别于传统损害赔偿原则的制度。在保护知识产权呼声日益高涨的今天，在侵犯知识产权案件层出不穷的现在，能否突破损害赔偿中的“填平”原则，在知识产权领域确立惩罚性的民事责任制度，应当是一个值得思考的问题。在本文探讨的在侵犯注册商标专用权和外观设计专利权的责任竞合中，能否给予权利人以更多的救济，或者说对侵权行为人课以更多的法律责任？毕竟请求权之间的竞合仅仅是理论探讨而已，除合同法对于违约责任和侵权责任的竞合有明确规定外，在立法实践中并未禁止基于同一侵权行为而行使多个请求权。从对侵权行为的惩罚和预防侵权行为的角度出发，权利人应当有权行使一个请求权即获得足额损害赔偿的情况下，仍然有权就另外一个请求权提起诉讼，从而获得法定赔偿。从理论上分析，两个请求权的法律基础不同，一为《商标法》，一为《专利法》；两个请求权的目的也不同，一为对损害的补偿，一为对侵权行为的惩罚。二者并不发生冲突，因此应当允许当事人分别主张请求权。
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[14]在罗马法中《十二表法》在私犯领域就确立了一个原则，即所有的私犯都必须采用交付赎金的方式来解决。正是在这种意义上，私犯是交付损害赔偿金义务的来源。在罗马法当时的观念上，交付赎金的性质不是所谓的损害赔偿，而是一种处罚，是对从事私犯行为的加害人的一种处罚。例如，如果多人对同一个人施加了侵害行为的话，按照当时法律的原则交付赎金不是损害赔偿而是处罚，所以当时的做法是，所有参与侵害行为的行为人都必须交付全部的数额，即所有的加害人都需要缴纳同样的赎金。从这样的规范也可以看出，当时赎金的主要性质还是一种处罚。
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[16]郑成思
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[17]《中华人民共和国专利法修订草案》（征求意见稿）第六十条规定：侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定人民币
5000元以上、100万元以下的赔偿数额。
李东海律师，青岛农业大学经济贸易学院教师，2006年毕业于四川大学，获法学硕士学位。主要业务领域：民商事法律事务、知识产权法律事务。曾就职于北京九州世初知识产权司法鉴定中心
，从事知识产权司法鉴定事务。在知识产权鉴定以及诉讼等方面有丰富经验。擅长规划企业知识产权战略、知识产权诉讼风险分析、方案论证、手续代理及纠纷处理等。
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